[화제의 해외판결] 美, 문구 다르면 상표권 침해로 볼수없어

김정훈변호사

지난 2005. 10. 19.

미국 맨하탄 소재 연방법원 배심원들은 폴로 랄프 로렌(The Polo Lauren Co. L.P.)이 미국 폴로경기 협회(United States Polo Association, 이하 'USPA')와 조다쉬(Jordache Limited)를 상대로 제기한 상표권 침해 소송에서 폴로 랄프 로렌에 대하여 패소 평결을 내렸다.

이를 계기로 USPA와 조다쉬는 말을 탄 기수 두 명이 폴로 경기를 하는 로고를 포함한 상품에 대하여 대대적인 광고 및 마케팅 활동에 들어갈 것이라고 밝혔다.

폴로 랄프 로렌은 2000년경 USPA와 조다쉬가 위 로고를 사용한 셔츠를 판매하는 것을 금지시켜 달라고 법원에 소송을 제기했고, 2001년부터 USPA는 이에 대한 판매를 중단할 수밖에 없었다. 그러나 이번 평결 직후 USPA는 위 로고를 기존의 셔츠뿐만 아니라 다른 의류에도 확대 적용할 것이라 밝혔다.

USPA측 변호사는 배심원들에 대한 최종 변론에서, 말을 탄 기수가 폴로 경기를 하는 모습은 폴로 스포츠에 대한 일반적 설명 그림에 불과한데 폴로 랄프 로렌이 이러한 평범한 이미지를 독점적으로 사용한다고 주장했다. 이에 대해 배심원들은 폴로 랄프 로렌의 상표권은 인정되지만 USPA의 로고에는 두 명의 폴로 플레이어 모습뿐만 아니라 “USPA”라는 글자를 포함하고 있어 소비자들이 혼동할 우려가 없다고 판단했다.

폴로 랄프 로렌과 USPA와의 소송은 이미 한국에서도 벌어졌다. 폴로 랄프 로렌은 ‘POLO BY RALPH LAUREN’이란 상표를 1981년경 우리나라 특허청에 등록했는데 이후 USPA가 ‘U.S. POLO ASSOCIATION’이란 상표로 1993년경 특허청에 등록하자 이에 대해 등록무효소송을 제기했다.

당시 폴로 랄프 로렌이 승소했는데 우리 대법원은 1997년 “‘POLO BY RALPH LAUREN’이란 인용상표가 주지, 저명한 까닭에 우리나라 일반 수요자나 거래자에게는 ‘U.S. POLO ASSOCIATION’이란 등록상표에서 인용상표가 용이하게 연상되어 인용 상표권자나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 인식될 수 있으므로 위 등록상표는 상품의 출처에 관하여 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다”고 판시한 바 있다(대법원

1997. 10. 10.

선고 97후792).

우리나라 상표법 제7조 제1항 제7호는 “선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표”에 대하여는 상표등록을 거절하도록 규정하고 있고, 만약 등록이 수리되었더라도 나중에 등록무효소송에 의해 무효화될 수 있다.

또한, 우리나라의 부정경쟁 방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 제2조 제1호는 “국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기, 포장 기타 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입, 수출하여 타인의 상품과 혼동을 하게 하는 행위를 ”부정경쟁행위" 중 하나로 열거하면서 이를 금지하고 있다.